Zła wiara przy rejestracji znaku towarowego - (nadal) łatwiej rozpoznać niż zdefiniować
Sąd Pierwszej Instancji (SPI) wypowiedział się na temat pojęcia złej wiary przy rejestracji znaku towarowego, dając kolejne wskazówki, jak interpretować tę bezwzględną przesłankę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.
Wyrok SPI z 1 lutego 2012 r., sygn. akt T-291/09
Omawiany wyrok został wydany w sporze powstałym między amerykańską spółką Carrols Corp. a Giulio Gambettolą. Ten ostatni, występujący w postępowaniu przed Sądem w roli interwenienta, jest właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego, zgłoszonego w hiszpańskim urzędzie ds. patentów i znaków towarowych w czerwcu 1994 roku. Skarżąca, spółka Carrols, jest właścicielem identycznego znaku towarowego zarejestrowanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zgłoszonego w kwietniu 1994 roku, a więc dwa miesiące wcześniej niż znak Giulia Gambettoli. W 2000 roku amerykańska spółka zarejestrowała m.in. to samo oznaczenie także w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na tle tak ukształtowanych relacji między stronami Giulio Gambettola w 2004 roku zarejestrował swoje oznaczenie hiszpańskie także jako wspólnotowy znak towarowy (zgłoszenie do rejestracji nastąpiło w listopadzie 2002 roku).
Rejestracji tej sprzeciwiła się spółka Carrols. Podstawą wniosku o unieważnienie rejestracji był art. 52 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego mówiący o tym, że nieważność tego znaku stwierdza się w przypadku, gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania jego zgłoszenia. Zdaniem spółki Carrols Giulio Gambettola, występując o zarejestrowanie swojego znaku, działał w złej wierze – musiał bowiem wiedzieć o wcześniejszych zarejestrowanych znakach amerykańskiej spółki.
Pojęcie złej wiary przy rejestracji znaku towarowego nie zostało zdefiniowane ani w ww. rozporządzeniu, ani w żadnym innym akcie prawnym. Dlatego też wypełnienie jego ram, jak też i wielu innych pojęć, którym brak definicji legalnej, jest zadaniem orzecznictwa, w tym w pierwszej kolejności SPI. Pierwszym orzeczeniem, w którym sąd ten podjął próbę określenia przesłanek do stwierdzenia, że strona zgłaszająca do rejestracji znak towarowy działa w złej wierze, był wyrok z 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli przeciwko Franz Hauswirth GmhB (wyrok Lindt vs. Hauswirth). Orzeczenie to jest precedensowe, nie może więc dziwić, że w omawianym postępowaniu SPI sięgnął do określonych tam kryteriów oceny pojęcia złej wiary.
I tak, w wyroku Lindt vs. Hauswirth Sąd w pierwszej kolejności stwierdził, że istnienie złej wiary u zgłaszającego musi być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników danego przypadku, a w szczególności:
- okoliczności, czy zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używa oznaczenia kolizyjnego – w co najmniej jednym państwie członkowskim,
- zamiaru uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania danego oznaczenia przez konkurenta,
- stopnia ochrony prawnej, z jakiej korzystają kolizyjne oznaczenia.
Dodatkową przesłanką jest stopień powszechnej znajomości oznaczenia, które zgłaszający chce zarejestrować. Im powszechniejsza znajomość oznaczenia, tym bardziej uzasadnione jest żądanie jego ochrony przez rejestrację.
Omawiając wyrok Carrols Corp. vs. OHIM, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że Sąd nie zastosował się do literalnego brzmienia przepisu, który jednoznacznie stwierdza, że zła wiara powinna być oceniana na chwilę dokonywania zgłoszenia do rejestracji. W okolicznościach omawianej sprawy powinien to być listopad 2002 roku, kiedy interwenient wystąpił ze zgłoszeniem rejestracyjnym wspólnotowego znaku. Nie mogłoby wówczas być wątpliwości, że znaki zarejestrowane na rzecz amerykańskiej spółki w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych są wcześniejsze. Niemniej jednak w toku postępowania OHIM wziął pod uwagę także, a może przede wszystkim, chwilę zgłoszenia przez interwenienta do rejestracji pierwszego oznaczenia w Hiszpanii, co miało miejsce już w czerwcu 1994 roku.
SPI przyznał słuszność takiej argumentacji, stwierdzając, że po pierwsze znak zgłoszony w 1994 roku i ten, którego dotyczył spór, były identyczne, a po drugie istniała pomiędzy nimi „trajektoria gospodarcza”, tzn. zgłoszenie do rejestracji oznaczenia jako znaku wspólnotowego było jedynie naturalnym i przewidywalnym etapem rozwoju działalności zgłaszającego. Wprawdzie sporny wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany później niż znak amerykański spółki Carrols Corp., jednak różnica między nimi wyniosła zaledwie dwa miesiące. W związku z tym Sąd uznał, że tak niewielki odstęp czasu oraz odległość geograficzna między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią sprawiają, iż nie można domniemywać znajomości znaku amerykańskiego przez zgłaszającego, co jest progową przesłanką dla stwierdzenia istnienia złej wiary. Tym samym SPI uznał, że ubiegając się o rejestrację znaku hiszpańskiego (sic), a nie spornego – wspólnotowego, Giulio Gambettola nie wiedział o istnieniu identycznego znaku amerykańskiego. Zaś wspomniana trajektoria gospodarcza sprawia, że stan jego wiedzy właśnie z tego momentu będzie decydujący dla oceny tego, czy można mu przypisać złą wiarę, czy też nie.
W pozostałych rozważaniach Sąd podążył za wytycznymi wyłożonymi w wyroku Lindt vs. Hauswirth i stwierdził, że interwenient nie zgłaszał spornego znaku z zamiarem nieużywania go ani w celu uniemożliwienia ekspansji na rynku swojemu amerykańskiemu konkurentowi. SPI uznał także, że Carrols nie udowodniła, że jej najwcześniej zarejestrowany znak cieszył się powszechną znajomością.
Trybunał w swoich rozważaniach wypowiedział się także w kwestii mogącej mieć znaczenie praktyczne w sporach dotyczących ochrony znaków towarowych. Skarżąca twierdziła, że o złej wierze jej hiszpańskiego konkurenta świadczy fakt, że wielokrotnie składał on jej propozycję sprzedaży spornego znaku za kwotę 5 mln dolarów. SPI nie podzielił tej argumentacji, uznając, że tego rodzaju propozycja – nawet jeśli opiewa na wygórowaną sumę – mieści się w ramach wolności gospodarczej i sama w sobie nie może świadczyć o złej woli oferenta.
Wyrok Carrols Corp. vs. OHIM wpisuje się w linię argumentacji wyznaczonej wcześniejszym precedensowym orzeczeniem SPI, ale jednocześnie daje nowe wskazówki ku temu, jak interpretować pojęcie złej wiary – niezdefiniowane i już z samej swej istoty subiektywne i trudno uchwytne. Orzeczenie nie daje z pewnością pełnej definicji tego zagadnienia; być może zresztą nie należy takowej oczekiwać. To, czego natomiast można się spodziewać, to rozwijania przez Sąd w dalszych orzeczeniach interpretacji omawianego pojęcia – tak przecież istotnego z punktu widzenia systemu ochrony znaków towarowych.
Dominika Kwiatkiewicz, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
