Odszkodowanie za naruszenie unijnego znaku towarowego po opublikowaniu zgłoszenia, a przed opublikowaniem rejestracji | Co do zasady

Rozporządzenie 207/2009¹ daje podstawy, by dochodzić odszkodowania za naruszenie unijnego znaku towarowego po opublikowaniu zgłoszenia tego znaku, a przed opublikowaniem jego rejestracji. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-280/15 doprecyzował zakres takiego odszkodowania.

Wyrok TSUE z 22 czerwca 2016 r. w sprawie Irina Nikolajeva v. Multi Protect OÜ (C-280/15)

Stan faktyczny

Irina Nikolajeva jest właścicielką unijnego słownego znaku towarowego HolzProf. Znak został zgłoszony do rejestracji 24 kwietnia 2010 r., a zgłoszenie to zostało opublikowane 31 maja 2010 r. Wspomniany znak towarowy został zarejestrowany 14 września 2010 r. i ta rejestracja została opublikowana 16 września 2010 r. 24 kwietnia 2010 r. I. Nikolajeva zawarła umowę licencyjną, na mocy której przyznała spółce Holz Prof OÜ prawo do korzystania ze swojego znaku towarowego w zamian za miesięczną opłatę w wysokości 1278 EUR. W okresie od 3 maja 2010 r. do 28 października 2011 r. inna spółka, Multi Protect, korzystała ze znaku towarowego I. Nikolajevy, używając oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w formie „ukrytego hasła” na witrynie internetowej. W konsekwencji I. Nikolajeva pozwała tę spółkę przed sąd pierwszej instancji w Harju w Estonii.

Przed sądem estońskim I. Nikolajeva wniosła o:

1. stwierdzenie, że Multi Protect naruszył jej unijny znak towarowy;
2. zasądzenie kwoty 22 791 EUR z tytułu zwrotu bezprawnie uzyskanej korzyści, obliczonej poprzez pomnożenie czasu trwania naruszenia, czyli całkowitego okresu wynoszącego 17 miesięcy i 25 dni, przez kwotę określonej w umowie miesięcznej opłaty licencyjnej;
3. naprawienie szkody niemajątkowej (krzywdy) w wysokości ustalonej przez sąd rozpatrujący sprawę, ponieważ wniesienie sprawy, a także wszczęcie postępowania karnego dotyczącego tych samych działań stanowiących naruszenie spowodowały u niej cierpienia psychiczne, stan jej zdrowia uległ pogorszeniu, a rozpatrywany spór wywarł niekorzystne skutki w zakresie stosunków handlowych.

Sąd estoński uznał, że wyjaśnienia wymagają następujące kwestie:

1. Czy sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych jest zobowiązany do wydania postanowienia zakazującego kontynuowania działań stanowiących naruszenie, gdy w pozwie brak wniosku o wydanie takiego zakazu?
2. Czy brak wniosku o zakazanie kontynuowania naruszenia może stanowić „szczególny powód” pozwalający sądowi na uwzględnienie żądania stwierdzenia naruszenia bez konieczności wydawania decyzji zakazującej działań stanowiących naruszenie?
3. Jaki jest zakres pojęcia „odpowiedniego odszkodowania”, o którym mowa w art. 9 ust. 3² zdanie drugie rozporządzenia 207/2009, a w szczególności czy takie odszkodowanie można uzyskać w związku z działaniami podjętymi przed opublikowaniem zgłoszenia unijnego znaku towarowego i czy wspomniane odszkodowanie ma zapewnić naprawienie szkody poniesionej przez właściciela danego znaku towarowego w całości, w tym także zadośćuczynienie za krzywdę?

W tych okolicznościach sąd estoński postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi.

Sąd unijnych znaków towarowych nie może orzekać ponad żądanie

Odpowiadając na pierwsze z postawionych pytań, Trybunał przypomniał, że sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje, o ile to rozporządzenie nie stanowi inaczej, przepisy proceduralne odnoszące się do tego samego rodzaju powództwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę. Jeżeli więc przepisy krajowe statuują zasadę dyspozycyjności i ne ultra petita, to rozporządzenie nr 207/2009 nie sprzeciwia się temu, by na podstawie tych zasad prawa krajowego w zakresie postępowania sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych powstrzymał się od wydania postanowienia zakazującego osobie trzeciej kontynuowania działań stanowiących naruszenie z tego względu, że właściciel danego znaku towarowego nie przedstawił żądania o takiej treści.

TSUE wskazał również, że pojęcie „szczególne powody” w rozumieniu art. 102 ust. 1 rozporządzenia 207/2009, uzasadniające zaniechanie wydania decyzji zakazującej pozwanemu działań stanowiących naruszenie unijnego znaku towarowego, dotyczy tylko sytuacji wyjątkowych. Chodzi o sytuacje, w których ze względu na szczególne cechy zachowania zarzucanego osobie trzeciej, a w szczególności fakt, że osoba ta i tak nie może kontynuować zarzucanych jej działań, sąd nie ma obowiązku wydania postanowienia zakazującego osobie trzeciej kontynuowania takich działań, mimo że właściciel znaku złożył takie żądanie  (zob. wyrok C‑316/05, Nokia). Zdaniem TSUE brak wniosku o zakazanie kontynuowania naruszenia nie stanowi „szczególnych powodów”.

Odpowiednie odszkodowanie

TSUE przypomniał, że prawo przyznane przez unijny znak towarowy jest skuteczne wobec osób trzecich dopiero od dnia opublikowania rejestracji danego znaku towarowego. Rozporządzenie 207/2009 nie daje więc podstaw, by dochodzić odszkodowania za działania podjęte przed publikacją zgłoszenia unijnego znaku towarowego. Jednakże w okresie pomiędzy datą opublikowania zgłoszenia unijnego znaku towarowego a datą opublikowania jego rejestracji rozporządzenie 207/2009 przewiduje prawo do „odpowiedniego odszkodowania”³ w odniesieniu do działań, które miały miejsce w tym okresie i które – gdyby zostały podjęte po dacie rejestracji wspomnianego znaku towarowego – byłyby zakazane. Pojęciu „odpowiedniego odszkodowania” należy nadać autonomiczną i jednolitą wykładnię, uwzględniając kontekst wspomnianego przepisu i cel danego uregulowania (zob. wyrok C-316/05, Nokia).

Trybunał wskazał, że ochrona w odniesieniu do działań osoby trzeciej podjętych po opublikowaniu zgłoszenia tego znaku towarowego, ale przed opublikowaniem jego rejestracji powinna ze swej natury być bardziej ograniczona niż ochrona, z jakiej korzysta właściciel unijnego znaku towarowego w odniesieniu do działań podjętych po dniu rejestracji tego znaku, ponieważ interes, jaki należy chronić z tytułu zgłoszenia znaku towarowego, jest mniej istotny niż interes wiążący się ze znakiem towarowym po jego rejestracji. Stanowisko takie Trybunał uzasadnił, stwierdzając, że prawa przyznane przez zgłoszenie unijnego znaku towarowego mają, przed zarejestrowaniem danego znaku, charakter „warunkowy”. Nie jest jeszcze pewne, czy znak towarowy objęty zgłoszeniem zostanie rzeczywiście zarejestrowany, ponieważ rejestracji tej mogą stanąć na przeszkodzie w całości lub w części bezwzględne lub względne podstawy odmowy rejestracji, a powództwo oparte na art. 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia można wnieść do sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towarowych dopiero po opublikowaniu rejestracji danego znaku towarowego.

Konkludując tę część rozważań, TSUE stwierdził, że „odpowiednie odszkodowanie”, którego można dochodzić w ramach powództwa opartego na art. 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia 207/2009, powinno mieć mniejszy zakres niż odszkodowanie, jakiego może dochodzić właściciel unijnego towarowego z tytułu szkody spowodowanej jego naruszeniem.

Odpowiednie odszkodowanie ogranicza się do zwrotu zysków

Analizując dalej kwestię odszkodowania, TSUE zauważył, że co do zasady sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego w tym zakresie, a w szczególności prawa krajowego dotyczącego odpowiedzialności cywilnej. Ponieważ w UE do pewnego stopnia zasady dotyczące odszkodowania za naruszenie praw własności intelektualnej zostały zharmonizowane dyrektywą 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, TSUE odwołał się do jej postanowień. Dyrektywa 2004/48 przewiduje pewne zasady w zakresie odszkodowania, mające na celu naprawienie szkody wyrządzonej działaniami stanowiącymi naruszenie. W przypadku naruszeń popełnionych świadomie zasadą jest naprawienie rzeczywiście poniesionej szkody w całości. Naprawienie to może obejmować także zadośćuczynienie za krzywdę (art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/48). Natomiast w przypadku naruszeń popełnionych nieświadomie możliwy jest tylko zwrot zysków albo wypłacenie odszkodowania, które może być wcześniej ustalone (art. 13 ust. 2 dyrektywy 2004/48).

TSUE powtórzył, że „odpowiednie odszkodowanie” za działania podjęte przed opublikowaniem rejestracji unijnego znaku towarowego powinno mieć mniejszy zakres niż odszkodowanie, jakiego może dochodzić właściciel unijnego znaku towarowego w odniesieniu do naruszeń popełnionych po opublikowaniu rejestracji tego znaku. Celem odszkodowania za naruszenia popełnione po opublikowaniu rejestracji jest co do zasady naprawienie rzeczywiście poniesionej szkody w całości; może też ono w stosownym przypadku obejmować zadośćuczynienie za krzywdę. Dlatego ustalając „odpowiednie odszkodowanie” należy przyjąć kryterium dotyczące zwrotu zysków i wykluczyć z tego odszkodowania naprawienie szkody o szerszym zakresie.

dr Monika A. Górska, praktyka prawa własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy