Coraz łatwiej podważyć nieuczciwe rejestracje | Co do zasady

Czy polski przedsiębiorca działał w złej wierze, rejestrując oznaczenie tajwańskiego kontrahenta?

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (SPI) z 21 marca 2012 r. w sprawie T 227/09

W ostatnim czasie na wokandę sądów często trafiają sprawy dotyczące rejestracji przez chińskie przedsiębiorstwa znaków towarowych należących do znanych światowych marek. Tak było w przypadku iPada, a ostatnio także marki HERMES.

Z drugiej jednak strony zwiększający się import towarów z krajów azjatyckich rodzi pokusę przejęcia chińskich czy tajwańskich oznaczeń, którymi sygnowane są sprowadzane produkty, i ich rejestracji jako własnych wspólnotowych lub krajowych znaków towarowych. Często działanie takie ma na celu nieuczciwe wyeliminowanie z rynku konkurencyjnych przedsiębiorców, najczęściej importerów tych samych produktów.

Omawiana sprawa dotyczyła unieważnienia graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego przez polskiego importera, Jarosława Matczaka (dalej zwanego także interwenientem). Znak przedstawia graficzne zestawienie wielkich liter „F” i „S” i przeznaczony został dla towarów opisanych jako „zamki błyskawiczne”. Znak zgłoszono do rejestracji 15 maja 2006 roku. Tajwańska spółka Feng Shen Technology Co. Ltd (dalej zwana także skarżącą) złożyła w OHIM wniosek o unieważnienie ww. znaku towarowego. Przedsiębiorca wskazał, że jest właścicielem tajwańskich znaków towarowych zarejestrowanych dla takich samych towarów. Tajwańska spółka oparła wniosek na twierdzeniu, że dokonując zgłoszenia znaku, interwenient działał w złej wierze.

Skarżąca podniosła w szczególności, że interwenient wiedział, iż skarżąca używała w Unii Europejskiej oznaczenia składającego się z wielkich liter „F” i „S” jako znaku towarowego dla zamków błyskawicznych, i że zgłoszenie spornego znaku zostało dokonane w celu uniemożliwienia tego używania. Wspomnieć wypada, że oba podmioty od 2000 roku utrzymywały ze sobą kontakty gospodarcze. Faktury wystawione przez tajwańską spółkę w ramach jej stosunków handlowych z interwenientem były opatrzone wcześniejszymi tajwańskimi znakami towarowymi, którym towarzyszył symbol ®. Stosunki handlowe pomiędzy podmiotami ustały w styczniu 2005 roku, kiedy skarżąca zwróciła się prośbą o współpracę do innego dystrybutora na terytorium Polski. Po rejestracji oznaczenia „F” i „S” jako wspólnotowego znaku towarowego organy celne na wniosek polskiego przedsiębiorcy dokonały zajęcia towarów opatrzonych wcześniejszymi tajwańskimi znakami towarowymi, uniemożliwiając tym samym ich wprowadzenie na tutejszy rynek.

Wydział Unieważnień OHIM wydał decyzję odrzucającą wniosek o unieważnienie prawa do znaku. Skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień, jednak Izba Odwoławcza odwołanie oddaliła. Uznała, że nie istnieje definicja legalna pojęcia złej wiary, jednak ogólnie rzecz biorąc, chodzi o zachowanie niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu. Uznała, że zgłaszający może działać w złej wierze, gdy pozostając w bezpośrednich stosunkach handlowych z innym podmiotem zgłasza znak towarowy, wiedząc, że podmiot ten używa w dobrej wierze i zgodnie z prawem identycznego znaku towarowego dla podobnych towarów lub usług poza terytorium Unii. Izba Odwoławcza uznała jednak, że w niniejszej sprawie skarżąca nie przedstawiła dowodu tego rodzaju złej wiary. Uznała także, że oznaczenia nie są podobne.

Sprawa trafiła do Sądu Pierwszej Instancji. Sąd przypomniał reguły wykładni pojęcia złej wiary wypracowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Przywołał wyrok z 11 czerwca 2009 r. w sprawie C 529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli. Zgodnie z nim oceny złej wiary zgłaszającego należy dokonywać całościowo, uwzględniając wszelkie istotne czynniki danego przypadku, a w szczególności okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji. Należy także wziąć pod uwagę, czy zgłaszający miał zamiar uniemożliwić dalsze używanie tego oznaczenia przez osobę trzecią, a także stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

SPI powtórzył za TS, że zamiar uniemożliwienia sprzedaży może w pewnych okolicznościach stanowić o złej wierze zgłaszającego. Jest tak w szczególności w przypadku, gdy okazuje się później, że zgłaszający zarejestrował jako znak towarowy oznaczenie bez zamiaru używania go, wyłącznie po to, by uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek. Sąd uznał, że uznanie przez Izbę Odwoławczą, iż sporne znaki nie są do siebie wizualnie podobne, wynika jedynie z sumarycznego porównania ich elementów graficznych. Izba Odwoławcza nie dokonała oceny wszystkich istotnych podobieństw fonetycznych i koncepcyjnych pomiędzy znakami.

Ponadto na ocenę zlej wiary polskiego przedsiębiorcy ma wpływ to, że tajwańska spółka sama dostarczała mu zamki błyskawiczne opatrzone wcześniejszymi tajwańskimi znakami towarowymi, które były także zaprezentowane w jej katalogu handlowym. Sąd ustalił, że tajwańska spółka w latach 2000–2005 próbowała sama sprzedawać wytwarzane przez siebie zamki błyskawiczne w UE, w związku z czym używała na tym terenie wcześniejszych znaków towarowych, choć ich nie zarejestrowała. Ponadto sam interwenient przyznał, że zdecydował się na zakończenie swoich stosunków handlowych ze skarżącą, ponieważ rozpoczęła ona konkurowanie z nim na polskim rynku za pośrednictwem innej polskiej spółki.

Sąd uznał, że to, czy tajwański przedsiębiorca wykazywał zainteresowanie ochroną swojego oznaczenia w Unii Europejskiej przed datą zgłoszenia spornego znaku, nie ma znaczenia z punktu widzenia określenia intencji interwenienta w chwili dokonania zgłoszenia. Dla oceny złej wiary nie ma również znaczenia to, czy interwenient był zobowiązany do uprzedniego poinformowania skarżącej o swoim zamiarze zgłoszenia spornego znaku towarowego. W związku z tym Izba Odwoławcza nie powinna była stwierdzić, że interwenient nie działał w złej wierze. Sprawa zatem ponownie trafi do OHIM, aby Urząd jeszcze raz zbadał istnienie złej wiary polskiego przedsiębiorcy.

Zła wiara jako przeszkoda rejestracji znaków towarów rzadko znajdowała samodzielne zastosowanie, gdyż pojęcie to nie było wystarczająco określone. Trudno też było wykazać przed organami rejestrowymi, że zgłaszający znak działał nieuczciwe. Zgromadzenie dowodów bezpośrednio wskazujących na zły zamiar jest właściwie niemożliwe. Najnowsze orzeczenia pozwalają sądzić, że wykładnia przesłanki zaczyna się kształtować. Można liczyć na to, że nieuczciwe rejestracje będzie coraz łatwiej podważyć. Co ciekawe, wcześniejszy znak towarowy nie musi być zarejestrowany, aby późniejsze zgłoszenie podobnego oznaczenia uznać za nieuczciwe.

Lena Marcinoska, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy